СИП разъяснил причины для отказа в регистрации товарного знака

Суд по интеллектуальным правам опубликовал Обзор практики по применению отдельных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В качестве товарных знаков не допускается регистрация госсимволов и знаков, наименований международных организаций и их знаков, оттисков печатей, наград, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения (п. 2 ст. 1483 ГК РФ). Однако при наличии согласия компетентного госоргана эти обозначения можно включить в товарный знак в качестве неохраняемого элемента (п. 2 ст. 1231.1 ГК). СИП в своём обзоре обратил внимание на то, что при оспаривании товарного знака, содержащего в себе указанные символы и знаки, заинтересованным лицом является именно тот орган, который санкционирует использование таких объектов.

Закон запрещает регистрировать в качестве товарного знака обозначения объектов культурного наследия и коллекционных ценностей, если регистрация предполагается не на имя собственника такого объекта или без его согласия (п. 4 ст. 1483 ГК). СИП считает, что подать возражение против предоставления правовой охраны такому товарному знаку может только собственник того объекта, который неправомерно использован в средстве индивидуализации. Сопоставление спорного товарного знака может производиться только с особо ценными объектами культурного наследия, которые для признания такового их статуса должны содержаться в перечнях национального охранного реестра.

В качестве товарного знака недопустимо регистрировать обозначения, позволяющие идентифицировать алкогольные напитки как происходящие с территории страны-участницы соответствующего международного договора, если качество и репутация этих напитков определяется местом их происхождения  (п. 5 ст. 1483 ГК). По мнению СИП, в этом ключе язык, на котором зафиксировано географическое указание в заявке о регистрации товарного знака, не имеет значения. В частности, в отношении слова «коньяк» применяется единый правовой режим, не зависимо от того, на каком языке это слово написано.

В отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением, если права на указанные объекты возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 8 ст. 1483 ГК). Эту норму СИП прокомментировал следующим образом. Проверка заявленного на регистрацию обозначения на соответствие законным требованиям проводится только на основании возражения, поданного заинтересованным лицом. При наличии такого обращения на дату его подачи исследуется фактическое использование фирменного наименования. СИП отмечает, что в этой части Роспатент не выступает инициатором.

Если юридическое лицо является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности, его фирменное наименование может противопоставляться товарному знаку. При этом важно, чтобы право на фирменное наименование иностранного предприятия по праву той страны возникло ранее даты приоритета товарного знака. Также имеет значение, что такое лицо осуществляет свою деятельность в России в отношении однородных товаров и услуг, широко известных российскому потребителю.

Установление факта использования фирменного наименования до даты регистрации товарного знака позволит доказать недействительность предоставления  правовой охраны такому товарному знаку. СИП указывает, что объём использования фирменного наименования при установлении фактического осуществления деятельности, не имеет значения, если не встаёт вопрос о его мнимом использовании.

При определении смешения фирменного наименования с товарным знаком не оценивается различительная способность, но учитывается степень его известности. Территория использования товарного знака и фирменного наименования значения не имеет.

Комментируя использование средств индивидуализации некоммерческими организациями, СИП отмечает, что правовая охрана зарегистрированного товарного знака не может быть прекращена, если она идентична или схожа с наименованием НКО. Право на использование наименования некоммерческой организации закреплено в Законе о некоммерческих организациях. Однако это право не распространяется на фирменное наименование и поэтому не может защищаться законом, регулирующим исключительное право.

В вопросе сопоставления товарного знака и коммерческого обозначения необходимо установить, возникло ли исключительное право на коммерческое обозначение. Для этого потребуется доказать, что его употребление для индивидуализации предприятия в пределах конкретной территории было достаточно известным. Установление фактического использования позволяет квалифицировать обозначение как коммерческое для индивидуализации предприятия и признать правовую охрану товарного знака недействительной.

В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы произведения искусства, литературы, персонажи или цитаты без согласия правообладателя (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК). В обзоре указывается, что эта норма направлена на само произведение, но не на защиту его названия как объекта авторского права.

При использовании в товарном знаке части произведения учитывается вероятность возникновения у потребителя ассоциации со спорным обозначением. Если произведение в товарном знаке используется полностью или речь идёт о фрагменте произведения искусства, то установление его известности не требуется. Доказать использование в товарном знаке персонажа можно только если он узнаваем именно как герой конкретного произведения.

Обозначения, сходные с именем, псевдонимом, портретом или факсимиле известного лица или музыкального коллектива, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК). Оспаривать такое обозначение может только это известное лицо или его наследники. Известность при этом определяется среди адресной группы потребителей конкретных товаров. Под применение указанной нормы подпадают и обозначения, производные от имени известного в России лица или от географического обозначения, производного от имени такого лица. Однако если в товарный знак включён элемент, ассоциирующийся с географическим обозначением, производным от имени известного человека, данная норма не может быть применена.