В рамках семинара, организованного Центром поддержки предпринимательства Калининградской области, с лекцией «Товарный знак как средство рекламы, развития и защиты бизнеса» выступил Станислав Солнцев, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» и рассказал, для чего нужен товарный знак, насколько опасно для бизнеса его отсутствие и как правильно его зарегистрировать.
Что такое товарный знак и зачем его регистрировать?
Товарный знак – это законная монополия на обозначение товара, бизнеса, проекта в определённой группе или виде деятельности. Обозначение может быть словесным, изобразительным, звуковым, обонятельным, цветовым или комбинированным, а также позиционным (место на флаконе или обуви). У бизнеса может быть несколько товарных знаков на каждый отдельный продукт, товар или услугу.
Обычно товарный знак регистрируют для того, чтобы обезопасить свой бизнес от клонирования, запустить франшизу, защититься от конкурентов и продемонстрировать стабильность, так как фирмы-однодневки обычно не тратят до нескольких месяцев на регистрацию товарного знака. Конкуренты или тролли с целью уничтожения бизнеса или бренда нередко специально регистрируют или покупают товарные знаки, пользуясь тем, что этого вовремя не сделал тот, кто первым начал своё дело и добросовестно его ведёт.
Кроме того, наличие товарного знака повышает капитализацию бизнеса. Именно зарегистрированный бренд, на который реагируют потребители услуги, даёт инвестору понимание, что он вкладывает средства в сформированный продукт.
Наличие зарегистрированного товарного знака предотвратит потерю одноимённого адреса в интернете. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники специально регистрируют домены для того, чтобы сымитировать деятельность с целью забрать у предпринимателя товарный знак. Существует и практика обратного захвата домена, когда товарный знак специально регистрируют конкуренты или тролли, чтобы захватить интересующий их домен.
В чём риск отсутствия товарного знака?
К моменту организации бизнеса может оказаться, что название уже занято. Подобрать звучный домен достаточно сложно. Всё зависит от специфики деятельности и креативности предпринимателя. Нередко для регистрации товарного знака нужно получить согласие от других правообладателей, если похожий образ уже кем-то используется.
Заявление на регистрацию товарного знака в течение нескольких месяцев рассматривает Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) и в результате даёт письменный ответ, где приводит перечень уже зарегистрированных товарных знаков, похожих по образу, звучанию или тексту. В этом случае предпринимателю придётся доказывать, что желаемый знак не сопоставим с существующими или получать согласие тех, кто озадачился этим вопросом раньше. Такое согласие может обойтись в 100–200 тысяч рублей, а может быть получено бесплатно.
Существует практика, когда бизнесмены оспаривают чужие товарные знаки, которые мешают им зарегистрировать свой. Для этого необходимо найти доказательства, что они начали деятельность под этим брендом раньше. Здесь помогут архивные рекламные ролики, баннеры и фотографии.
Отсутствие зарегистрированного товарного знака может привести к необходимости срочного ребрендинга в случае предъявления претензии от некоего правообладателя. Как правило, такие письма содержат просьбу о прекращении использования товарного знака, снятии всех вывесок, демонтаже рекламы, предоставлении этому подтверждения и оплате крупной суммы, например, полумиллиона рублей.
Текст – основной и самый сильный элемент товарного знака. Может оказаться непросто зарегистрировать обозначение, в котором чередуется латинский и кириллический алфавит, используется другой шрифт, но по звучанию слово идентично с уже существующим брендом. Поэтому лучше лишиться затраченных вложений на рекламу раньше, так как потом потери могут многократно увеличиться. Кроме этого, появится риск потерять домен, паблик и всё, что связано со спорным обозначением.
Законом предусмотрен размер компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Из практики, минимальная сумма составляет 50 000 рублей. Такое развитие событий может произойти, если сторона, предъявившая претензию, совсем не использует оспариваемый товарный знак. Таких исцов называют патентными троллями. Помимо штрафа до ста тысяч рублей, необходимо помнить и о расходах на юриста. Если же ответчик активно ведёт деятельность и получает прибыль, то вероятнее всего штраф будет достигать до 500–600 тысяч рублей. При этом не имеет значения, кто пользуется товарным знаком, физическое лицо или некоммерческая организация, – закон налагает ответственность в любом случае.
Репутационные издержки, а также материальные претензии могут последовать и от франчайзи, которым придётся объяснять необходимость проведения ребрендинга псевдофраншизы (ведь без товарного знака создать франшизу невозможно).
Чего нельзя зарегистрировать?
Есть множество товарных знаков, которые содержат общеупотребительные слова, которые являются неохраняемым элементом и зарегистрировать их нельзя. В этом случае регистрируют не слово, а его визуальное окружение – растение или фигуру – именно оно и будет охраняться.
Общеупотребительный символ зарегистрировать в качестве товарного знака можно, если для конкретной сферы деятельности он не является общеупотребительным. Имеет значение, по какому классу регистрируется товарный знак. Нельзя получить монополию на конфеты или хлеб в классе конфет или хлеба, но включить это в обозначение как неохраняемый элемент возможно. Товарный знак не зарегистрируют, если он характеризует товар (указывает на вид, качество, свойство, способ производства) или представляет собой форму товара, как определяющую свойство или назначение этого товара.
Нельзя регистрировать обозначение государственных органов, флагов, эмблем и международных организаций; объекты культурного или природного наследия, а также иностранные алкогольные напитки (шампанское или вина).
Товарный знак не должен быть ложным или вводить в заблуждение. Зарегистрировать знак «молочные берега» для обозначения изделий из металла скорее всего не получится – нужно будет объяснить эту метафору. Кроме того, товарный знак не должен противоречить общественным интересам, нормам нравственности и морали.
В чём сложность регистрации?
Проблематично будет зарегистрировать товарный знак, который напоминает средства индивидуализации другой компаний.
Физическое лицо не может стать правообладателем товарного знака – его можно зарегистрировать только на юридическое лицо или на индивидуального предпринимателя. При этом если индивидуальный предприниматель теряет свой статус, он теряет и право на товарный знак. Необходимо помнить, что перед ликвидацией предприятия следует передать товарный знак кому-то другому. Формально при закрытии фирмы всё переходит её учредителям. Однако если учредитель не имеет статуса индивидуального предпринимателя, товарный знак они потеряют.
Важно избежать ситуации, при которой будущий товарный знак оказывается идентичным или похожим до степени смешения. Общее визуальное восприятие и звучание должны быть разными. При схожести текста можно использовать дополнительную графику, чтобы сделать товарные знаки отличными от уже зарегистрированных.
Сроки и стоимость регистрации
На практике регистрация товарного знака занимает от шести до девяти месяцев. Средняя стоимость составляет 50–60 тысяч рублей. Встречаются и более выгодные предложения, но важно учитывать, что в процессе могут возникнуть возражения и необходимость длительной переписки с ФИПСом. В случае отказа в регистрации товарного знака нужно идти в палату по патентным спорам – следующую инстанцию для обжалования, а затем в суд. Иногда в суд нужно обратиться сначала. Эти обстоятельства повлекут дополнительные траты, которые и увеличат стоимость регистрации до среднерыночной.
Можно ли жить без товарного знака?
Можно использовать общеупотребительные слова и назвать свою лавку «Галантерея». Тогда возможность предъявления требований от кого-либо будет стремиться к нулю. Если отказаться от идеи регистрации товарного знака, риск того, что кто-то это сделает для своего бизнеса, сейчас или через десять лет, не исчезнет.
Самый оптимальный вариант – придумать несуществующее слово на русском или иностранном языке, например, «Яндекс». Можно назвать бизнес своим именем или псевдонимом. Если имя совпадает с именем известного человека, то нужно будет получить согласие этого человека или его родственников. С регистрацией аббревиатур могут возникнуть сложности – их просто так не регистрируют.
Какие бывают ошибки при использовании товарного знака?
Неиспользование товарного знака более чем три года может привести к прекращению его правовой охраны. Чаще всего это случается, когда товарный знак зарегистрирован по нескольким классам, но по одним видам товаров и услуг он используется, а по другим – нет. В определённой части товарный знак могут отобрать – подадут заявку на регистрацию и пойдут в суд по интеллектуальным правам оспаривать, чтобы зарегистрировать свой товарный знак.
Не следует регистрировать обозначение для того, чтобы кого-то вытеснить с рынка, создать недобросовестную конкуренцию – это приведёт к аннуляции товарного знака. Его нужно использовать не только для видимости или одной продажи, а систематически. Регистрация по всем товарным классам обойдётся гораздо дороже, и для малого бизнеса это не имеет никакого смысла.
Случается, что бизнесмены видоизменяют свой же зарегистрированный товарный знак и используют в процессе деятельности немного другое изображение или текст. Это означает, что у предпринимателя нет товарного знака и ему нужно проходить процедуру заново. Регистрировать иностранную версию, которая потом не используется, также не рационально.
Другие средства индивидуализации
Фирменное наименование – это юридическое название, которое включено в устав, в ЕГРЮЛ. Оно защищается, но у него есть масса недостатков. Прежде всего, им нельзя распорядиться, например, кому-либо передать. Фирменное наименование пропадает при закрытии фирмы. Если кто-то другой зарегистрировал свою фирму с таким же названием и для таких же видов деятельности и начал этим названием пользоваться раньше, он может добиться судебного запрета на использование названия конкурентом. Название придётся поменять. Налоговая такие вопросы не проверяет. Одни суды учитывают разные рынки в зависимости от региона использования, другие рассматривают использование наименования в контексте общероссийского рынка.
Коммерческое обозначение – название предприятия или индивидуального предпринимательства, обладающее исключительным правом и защищаемое похожим образом. С этим названием также ничего нельзя сделать. Монополия на такое название прекратится, если бизнесмен год не будет им пользоваться.
Когда возникает право на использование обозначения?
Право на использование товарного знака возникает в день подачи заявки при условии, что нет препятствий для его регистрации. В случае с фирменным наименованием приоритет наступает в дату регистрации или внесения нового названия в ЕГРЮЛ. Право на использование коммерческого обозначения предприниматель получает с момента начала использования. Доказательством могут послужить публикации в СМИ или дата покупки доменного имени.
Чем товарный знак лучше других средств индивидуализации?
Товарный знак обладает более эффективной защитой. Его можно продлевать сколько угодно, каждые 10 лет; можно передавать полностью или частично, по одному или всем сразу видам деятельности или товарам. Товарный знак при желании может быть передан другой фирме или индивидуальному предпринимателю. Кроме того, можно получить домен с тем же именем. Вывески с товарным знаком не являются рекламой, поэтому не нужно оформлять паспорт рекламного места. Если товарный знак зарегистрирован на иностранном языке, не возникнет вопросов в связи с требованием закона использовать русскоязычные вывески.
Какова ответственность?
Предприниматель, который использует обозначение, похожее до степени смешения на уже существующий товарный знак, по закону должен заплатить штраф от 10 000 до пяти миллионов рублей. Если речь идёт о продаже товара, то можно взыскать двукратную стоимость этого товара. Для определения стоимости можно запросить в суде сведения о том, сколько такого товара было выпущено. Если дело касается медицинской или алкогольной продукции, то информация доступна через системы, которые позволяют отслеживать количество произведенного и проданного товара (ЕГАИС, Меркурий).
Уголовная ответственность предусмотрена не только за незаконное использование товарного знака, но и за использование наименований мест происхождения и географических названий. Сложность состоит в том, чтобы посчитать, принесло ли незаконное использование товарного знака крупный ущерб (больше 250 000 рублей). Для возбуждения уголовного дела нужно выяснить, сколько стоят права и на какую сумму они были нарушены.
Лишение свободы присуждается очень редко, в основном суды ограничиваются уголовными штрафами. Уголовная ответственность за использование коммерческого обозначения и фирменного наименования отсутствует.
Споры, связанные с товарными знаками и рекламой
Чаще всего судебные споры возникают, когда чужие товарные знаки используются в рекламе, чьё-то обозначение вводит в заблуждение потребителей, или органы местного самоуправления требуют оформить паспорт рекламного места.
Во избежание внимания антимонопольной службы или получения иска от правообладателя не следует использовать конкурирующий бренд в рекламном объявлении. Размещение в контекстной рекламе только брендовых ключевых слов также грозит признанием бизнесмена недобросовестным конкурентом, предписанием об устранении и штрафом от 100 000 до 500 0000 рублей.
Чтобы сохранить товарный знак нужно быть готовым доказать, что он использовался (производство продукции, размещение рекламы, подписание договоров, рассылка коммерческих предложений, ведение сайта).
Не следует упускать из вида права на шрифт и логотип. Чтобы в будущем никто не оспорил товарный знак, лучше купить лицензию на шрифт и заключить с дизайнером договор об отчуждении прав.